EXCO/FR22/RES/002
STRENGTHENING THE PRACTICE OF THE INDEPENDENT IP ATTORNEY
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Resolution des Exekutivkomittees
Cannes, Frankreich, 25. bis 29. September 2022
"Obligatorische Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen"
FICPI
, die Internationale Föderation von Patentanwälten, die die freiberuflich tätige
Patentanwaltschaft weltweit umfassend repräsentiert, hat anlässlich des Weltkongresses in
Cannes, Frankreich, vom 25. bis 29. September 2022 die folgende Resolution verabschiedet:
berücksichtigend
die Praxis des Europäischen Patentamts (EPA), von Anmeldern und
Patentinhabern zu verlangen, dass sie aus der Beschreibung und den Zeichnungen
europäischer Patentanmeldungen oder Patente (z. B. am Ende eines Einspruchsverfahrens)
Gegenstände entfernen, die nicht ausdrücklich in den Ansprüchen genannt sind,
feststellend,
dass die Prüfungsrichtlinien des EPA ("Richtlinien") es den Anmeldern und
Inhabern gestatten, Gegenstände, die nicht von den Ansprüchen erfasst werden, entweder
aus der Beschreibung und den Zeichnungen zu entfernen oder alternativ solche
Gegenstände nicht als Ausführungsformen der Erfindung, sondern als Hintergrundwissen
oder Beispiele darzustellen, die für das Verständnis der Erfindung nützlich sind, um mögliche
Widersprüche zwischen den Ansprüchen und der Beschreibung/Zeichnungen zu vermeiden
(Richtlinien F-IV.4.3(iii)),
anerkennend,
dass ein entscheidender Unterschied besteht zwischen Gegenständen, die
außerhalb des Wortlauts der Ansprüche liegen, einerseits und Gegenständen, die innerhalb
des Wortlauts der Ansprüche liegen, aber nicht ausdrücklich als solche in den Ansprüchen
genannt werden, andererseits,
weiter anerkennend,
dass nach Artikel 69 (1) des Europäischen Patentübereinkommens
(EPÜ) der Schutzumfang eines europäischen Patents oder einer europäischen
Patentanmeldung zwar durch die Ansprüche bestimmt wird, dass aber die Beschreibung und
die Zeichnungen zur Auslegung der Ansprüche heranzuziehen sind und dass daher die
Herausnahme von Gegenständen aus der Beschreibung und den Zeichnungen die Stellung
eines Anmelders oder eines Inhabers in einem späteren Stadium, insbesondere in
Gerichtsverfahren, beeinträchtigen kann,
IN ANBETRACHT DESSEN,
dass die Praxis des EPA mit der aller anderen IP5-Ämter sowie der
überwiegenden Mehrheit der Ämter der EPÜ-Vertragsstaaten unvereinbar ist und dass die
Nutzer von einer Harmonisierung der Praktiken und Verfahren der nationalen IP5- und EPÜ-
Ämter profitieren,
betonend
, dass in den Entscheidungen T1444/20 und T1989/18 klargestellt wurde, dass
keine Bestimmung des EPÜ die Löschung oder Kennzeichnung von Gegenständen
vorschreibt, die nicht von den Ansprüchen erfasst sind,
Resolution des
Exekutivkomittees
Cannes, Frankreich, 25. bis 29. September 2022
EXCO/FR22/RES/002
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weiter anerkennend
, dass diese Entscheidungen durch die Entscheidungen T1024/18,
T121/20, T2293/18 und T2766/17 widerlegt werden,
in der Überzeugung,
dass die Entscheidung T1989/18 die Entscheidung T1808/06 ersetzt, die
keine gründliche Analyse von Artikel 84 EPÜ enthält und die Löschung von nicht
beanspruchten Gegenständen mit Verweis auf die Richtlinien rechtfertigt,
darauf hinweisend,
dass die Änderung der Beschreibung und der Zeichnungen einen
erheblichen Mehraufwand für die Anmelder, Inhaber und/oder ihre Vertreter bedeuten
kann, was zu erheblichen Mehrkosten führt,
FORDERT das EPA NACHDRÜCKLICH AUF,
nicht auf der Streichung von Gegenständen aus
der Beschreibung und den Zeichnungen europäischer Patentanmeldungen oder
europäischer Patente zu bestehen, sofern das Vorhandensein solcher Gegenstände nicht den
Schutzumfang in Frage stellt, weil sie eindeutig im Widerspruch zu den Ansprüchen stehen.